Processo de caducidade pendente não dispensa o titular de pedir a prorrogação da marca no prazo

1. O registro continua vigente enquanto o recurso de caducidade estiver pendente

No caso, a caducidade chegou a ser declarada, mas houve recurso administrativo com efeito suspensivo. Assim, o registro permaneceu vigente durante o processamento do procedimento e do recurso.

2. Quem quer manter a marca tem o ônus de pedir a prorrogação

O Tribunal lembrou que, quando a proteção está perto do fim, é o titular quem deve praticar os atos tendentes à prorrogação, nos termos do art. 133, §§ 1º e 2º, da Lei de Propriedade Industrial. Não importa que haja outra disputa em curso sobre o mesmo registro.

3. Justa causa exige evento imprevisto e alheio à vontade

O art. 221, § 1º, da mesma lei considera justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que a impediu de praticar o ato. É essa a régua usada pela Turma.

4. Processo de caducidade não impede o pedido de prorrogação

Para o STJ, o trâmite do procedimento de caducidade não impedia a titular de pedir a prorrogação. Pelo contrário: pedir a prorrogação confirmaria a intenção de manter o uso da marca. Por isso, esse trâmite não é evento imprevisto e alheio à vontade dela.

5. Consequência: extinção regular e registro posterior válido

Sem justa causa, o Tribunal concluiu que não houve irregularidade no ato do INPI que declarou a extinção do registro por falta de prorrogação, nem no ato que concedeu o registro de marca similar à outra empresa.

Mudou o entendimento?

O texto oficial não fala em superação de entendimento nem em reafirmação de jurisprudência. Trata-se de entendimento da Quarta Turma aplicado ao caso. O julgado deixa claro que o ônus de pedir a prorrogação segue com o titular mesmo durante o procedimento de caducidade.